En otros artículos, he mencionado que la obtención de un certificado de marca notoria o famosa, además de ser muy caro; si es que realmente se cumple con lo que la ley establece, la marca queda en peligro ya que prácticamente cualquier tercero, puede generar un interés jurídico y demandar la nulidad de dicho certificado que muy seguramente no cumplió con lo que la ley estableces, pues son tantos y tan complejos de cumplir los requisitos que solo pone en peligro a la marca.

Igualmente he dicho que, si alguien solicita la obtención de un certificado de marca notoria o famosa, es porque tiene dudas muy marcadas de la notoriedad o fama de la marca, esto es así, ya que las marcas muy famosas como Coca-Cola o Ford por ejemplo no requieren de certificado alguno, su fama y notoriedad es pública.

En otras palabras, la cosa pública o los hechos notorios no requieren de prueba y menos de un certificado que además sólo dura 5 años como si al terminar la vigencia, la notoriedad o fama se acabara de la noche a la mañana o si se quiere seguir con la vigencia del certificado, hay que realizar el trámite carísimo de nueva cuenta y pagar los derechos y servicios que sea necesario y que como he mencionado, son complejos y caros.

Para aclarar todo este comentario, veamos que dice la ley en materia de marcas notorias y famosas y los requisitos a cumplir:

Artículo 98 bis. Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente
conocida en México, cuando un sector determinado
del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades
comerciales desarrolladas en México
o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con
sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la
promoción o publicidad de la misma.

Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor..

A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Artículo 98 bis-1. La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.

Los impedimentos previstos en el artículo 90 fracciones XV y XV bis, para la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas.

Sin embargo, para que el titular de una marca pueda obtener declaratoria, la misma debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama.

Artículo 98 bis-2. Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, los siguientes datos:

I.   El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

 II.  Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

 III.  Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

 IV.  La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.

 V.  El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.

 VI.  Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.

 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

 VII.  Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.

 VIII.  El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.

  IX.   La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.

 X.  El área geográfica de influencia efectiva de la marca.

 XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.

XII.  El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de esta o conforme a avalúo que de la misma se realice.

XIII.  Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.

XIV.  Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.

XV.  El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

 Artículo 98 bis-4. La solicitud de declaración de notoriedad o fama se hará por escrito con las formalidades que para las solicitudes y promociones están señaladas en esta Ley y su Reglamento, a la que se acompañarán los elementos probatorios que funden la petición y en la que se expresará cuando menos lo siguiente:

I.  Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico del solicitante y en su caso de su apoderado;

II.  La marca y el número de registro que le corresponde, y

III.  Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud.

Artículo 98 bis-5. Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los elementos, datos y documentos aportados.

 Si a juicio del Instituto, éstos no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se prevendrá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de cuatro meses.

 En primer lugar, es bueno establecer lo que se considera una marca notoria de acuerdo a la ley que dice que “cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México”, y en este sentido es fácil decir que tequila Sauza, es conocida de manera notoria y sin embargo no requiere de un certificado, ya que quien toma tequila sabe que Sauza o Don Julio o Cuervo son marcas conocidas y no requieren de certificado alguno y no por no tener un certificado dejan de ser notorias o famosas según sea el caso.

 En materia de marcas famosas como FORD o COCA COLA que tampoco tiene certificado de fama, no por eso dejaron de ser notorias o famosas, pues son hechos ciertos y de dominio público.

 Ahora bien, el certificado de marca notoria o famosa, es un acto administrativo susceptible de anularse por algún interesado, que quiera ver que efectivamente se cumplió con los requisitos del artículo 98 bis 2 que para cumplirlos a simple vista se requiere para una, marca famosa de gastar varios millones de pesos y para marca notoria algunos cientos de miles de pesos, a menos que se ofrezcan pruebas que no sean reales; sin embargo, y suponiendo que se gastaron esas cantidades tremendas para cumplir con los requisitos que marca la ley, de cualquier manera ya se sembró la duda de su fama o notoriedad de la marca, pues como he dicho, una marca notoria o famosa no requiere de certificado alguno, ya que son hechos públicos y notorios que no requieren de prueba.

 Creo sinceramente, que confirma mi teoría el hecho del número tan pequeño de marcas que han solicitado un certificado de marca notoria o famosa.

 Incluso algunos certificados han dejado de existir precisamente por que resultaron poco eficientes.

 Uno de los factores o creencias al tener una marca famosa o notoria, era que serían intocables y que nadie podría pedir su caducidad o nulidad, sin embargo, ese fue un craso error y eso ha quedado confirmado en la contradicción de tesis del 2 de marzo de 2018 que fue votada por el pleno de los tribunales colegiados 19 a favor y un voto en contra que literalmente señala:

Época: Décima Época Registro: 2016322

Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 02 de marzo de 2018 10:05 h Materia(s): (Administrativa)

Tesis: PC.I.A. J/124 A (10a.)

CADUCIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA. EL INTERÉS JURÍDICO QUE OTORGA EL OFICIO DE ANTERIORIDAD ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA LEGITIMACIÓN PARA SOLICITARLA, NO OBSTANTE QUE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ADVIERTA, COMO IMPEDIMENTO, LA EXISTENCIA DE UNA 

MARCA DECLARADA FAMOSA. 

El interés jurídico que otorga la solicitud de registro de una marca para pedir la caducidad de otra que es similar y le resulta oponible por ser anterior, es suficiente para otorgarle legitimación en relación con dicha solicitud de caducidad, cuando además del registro marcario citado como anterioridad se advierte como impedimento una marca declarada famosa. 

Lo anterior, en virtud de que la acreditación de la legitimación no está condicionada a que no haya un impedimento como lo es la existencia de una marca famosa, sino que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe resolver si procede o no declarar la caducidad de un registro marcario, cuando quien la solicita acredite ser quien pidió ante él la inscripción de un registro marcario al que aquél le reviste una anterioridad; análisis que deberá realizar de manera desvinculada en relación con los diversos impedimentos que se actualicen, como la existencia de una marca famosa, máxime que los procedimientos de caducidad y declaratoria de fama deben estudiarse de forma independiente, a efecto de evitar un círculo vicioso que tuviera como consecuencia no permitir que se eliminaran uno a uno los obstáculos señalados por la autoridad marcaria.



 

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 24/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Quinto y Décimo Quinto, y Décimo Séptimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 21 de noviembre de 2017. Mayoría de diecinueve votos de los Magistrados: José Ángel Mandujano Gordillo, Joel Carranco Zúñiga, María Antonieta Azuela Güitrón, Osmar Armando Cruz Quiroz, María Alejandra de León González, Marco Antonio Bello Sánchez, Francisco Paniagua Amézquita, Ricardo Olvera García, Roberto Rodríguez Maldonado, Sergio Urzúa Hernández, Alfredo Enrique Báez López, Jesús Alfredo Silva García, Arturo César Morales Ramírez, Emma Gaspar Santana, Ernesto Martínez Andreu, Amanda Roberta García González, Juan Carlos Cruz Razo, Hugo Guzmán López y Ma. Gabriela Rolón Montaño. Disidente: Irma Leticia Flores Díaz. Ponente: Ernesto Martínez Andreu. Secretaria: Gaby Yamilett Muñoz Herrera.

Criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 133/2016, el sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 131/2016; el sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 362/2016, y el diverso sustentado por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 114/2016.

 

Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 24/2017, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito.

 

Esta tesis se publicó el viernes 02 de marzo de 2018 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 de marzo de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Esto debe entenderse en el sentido de que el IMPI, no es un cartel de protección más allá de lo legal, y si se piensa que con el certificado que el IMPI otorga como marca notoria o famosa es un blindaje incluso por encima de la ley, es un error muy grande y también por eso creo que las ventajas de dicho certificado no son lo que parecen.

En consecuencia, la pregunta es ¿Qué ventajas reales me da tener un certificado de marca notoria o de marca famosa?; y la respuesta es que NO mucha y es muy cara y hasta cierto punto riesgosa, así que yo les diría a quienes tienen o pretenden un certificado de este tipo que lo piensen muy bien.

Sé que muchos pensarán este abogado no quiere ganar dinero y lo he dicho a nuestros clientes es que con gusto les llevamos el proceso, pero no aceptamos que traten de evitar cumplir con los requisitos que marca la ley que son muchos, caros y a veces difíciles de cumplir o bien que hay otra salida legal más barata y eficiente y que nos pregunten.

Estoy convencido de que hay que respetar la notoriedad y fama de las marcas y que es obligación del titular de dichos derechos hacerlo valer por medio de la defensa que hagan sus abogados. Pero, conforme a las reglas de la ley y los tratados internacionales, pero también. Aseguro que esa no debe ser nunca función directa de la autoridad o del IMPI.

En resumen. La jurisprudencia que en contradicción de tesis hemos comentado junto con las reglas de la ley, más allá de mis comentarios, aclaran y dan respuesta de las ventajas y/o desventajas de obtener un certificado de marca notoria o famosa, lo que queda al arbitrio y decisión de los titulares de derechos marcarios.

Yo simplemente pongo con esta reflexión, las posibles consideraciones a tomaren cuenta antes de proceder en la búsqueda de un certificado de los mencionados en esta nota.

 Baudelio Hernández D.

Es Licenciado en Derecho de la E.N.E.P. Acatlán (UNAM 1974-1977); graduado con la tesis: La vinculación de las marcas en México; también es Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. (UNAM 1986-1989); cursó estudios avanzados de Relaciones Internacionales en la UNAM. En 1986 fundó Baudelio Hernández y Asociados, S.C., ahora Baudelio & Cía., S.C., despacho de abogados en donde se desempeña como Director General. Ha publicado diversos artículos y dado conferencias en México y el extranjero y es miembro de diversas Asociaciones como ANADE, BARRA, IBA, INTA etc. y asiste regularmente a Congresos y Conferencias en diferentes partes del mundo relacionados a la Propiedad Industrial.